连云港设备保温工程 分割转让近似商标是否导致转让同无？

裁判要旨连云港设备保温工程

 转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品或服务上注册的近似的商标，或者在类似商品或服务上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让，未一并转让的由国家知识产权局商标局（下称商标局）通知其限期改正，期满未改正的视为放弃转让该注册商标的申请。

 案情简介连云港设备保温工程

 原告方某与被告上海名仕皮具护具有限公司（下称名仕公司）于2013年5月5日签订了“革工房”品牌许可同，并一次支付了品牌许可费。后因承租门面为违法建筑物，方某无法找到适门面，并认为名仕公司违法转让与7721313号“革工房”商标相近似的8386010号“L&C皮革工房”商标，遂向名仕公司提出解约，但名仕公司不同意返还品牌许可费。方某向法院提起诉讼，请求解除双方签订的品牌许可同，并判令名仕公司返还品牌许可费、保证金等各项费用。名仕公司提起反诉称，房屋租赁问题是由方某自身原因造成，名仕公司没有过错，同不应解除，据此请求法院确认方某系违约解除同，并赔偿其损失。

 法院经审理查明，2009年9月24日，名仕公司提交了7721313号“革工房”商标的注册申请连云港设备保温工程，2011年1月21日被核准注册使用在服装翻新、修补衣服、皮革保养等37类服务上，2013年10月27日盛尚公司经核准受让取得该商标。2010年6月11日，名仕公司提交了8386010号“L&C皮革工房”商标的注册申请，2012年7月14日被核准注册使用在服装翻新、修补衣服、皮革保养等37类服务上。

 经审理，一审法院认为由于方某自身的过失没有查清房屋产权状况致使无法履行同，其通知解除同缺乏理由，名仕公司未将近似商标一并转让的行为无，但并不存在违约开设加盟店的行为。据此，一审法院判决解除双方同、名仕公司返还方某部分费用、方某支付名仕公司违约金。方某不服一审判决提起上诉，二审法院维持了原判。

 案件评析

 根据我国商标法四十二条规定，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。这一规定系2013年商标法进行三次修改时新增加的条款，旨在防止因注册商标转让导致消费者对商品来源产生混淆以及导致他人或者公共利益受到损害。根据商标法实施条例三十一条规定，转让注册商标，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满未改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。

 该案涉及分割转让近似商标是否导致转让同无，而这一问题的关键在于商标法四十二条二款法律质的认定，即该条款系管理强制规定还是力强制规定，铁皮保温施工如系管理规定则转让同有，如系力规定则转让同无。在区分上述条款是管理规定与力规定时，先要查明关于强制规定是否有明确具体的法律条文，而且这一法律条文是否对违反这一强制规定的行为作出了确定的否定评价，如果确实给出了否定评价，则同无或者不成立，上述条款便属于力强制规定。如果法律法规没有明确规定违反这一强制规定的同无或者不成立，也可以从保护国家利益和社会公共利益的角度出发，同若违反了强制规定并且继续有将会与国家公共利益发生严重的冲突，在这种情况下，应将这一规定归为力强制规定。如果法律法规没有明确规定同无或不成立，从保护国家利益和社会公共利益的角度出发，即使同违反了强制规定并且继续有也不会与国家公共利益发生冲突，并且不会对其造成损害，只是会对当事人的利益造成损害，则上述条款应属于管理强制规定。

 我国商标法并没有明确规定分割转让近似商标的法律后果，但根据商标法实施条例规定，未一并转让的由商标局通知其限期改正，期满不改正的视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。从上述规定来看，对于分割转让注册商标的同，并未直接否定其同力。实践中，涉及商标一并转让的纠纷情况复杂多样，在商事交易中，商标注册人对其近似商标注册的数量是清楚的，而受让人对此则处于信息不对称的地位，如果商标注册人选择分割转让部分商标，当商标受让人事后知晓商标注册人还有其他近似商标未转让提起诉讼要求转让剩余商标时，如果认定双方签署的分割转让商标同无，显然无法保障受让人的利益。而且，如果认定分割转让商标同无，也导致与商标法条例中有关要求一并转让剩余商标的规定冲突，因为该同无，也不存在后续一并转让问题。此外，分割转让近似商标虽可能导致市场混淆，但解决该问题的方式并非使商标转让同无。商标受让人取得商标权并非转让同签署之时，而是商标局核准公告之日，商标局对于商标注册人是否进行了一并转让需进行审查，一定程度上可以防止分割转让注册商标所产生的不良后果。商标转让人如果一并转让，则其先期签署的分割转让注册商标的同当然无；如果商标转让人拒一并转让，其签署的分割转让同仍然有，但商标转让人应当向受让人承担违约责任。（上海知识产权法院 范静波）

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